나. 실용신안권에 기한 침해행위의 금지 등의 청구권 //
(1) 개요
특허법의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말하고,
실용신안법의 대상인 고안 또한 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 말하나, 특허법과는 달리 고도성을 요구하지는 아니한다. 그러나 실용신안법에
있어서의 고안은 "물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 것"이어야 한다. 따라서 실용신안의 대상은 물품에 관한 고안이므로 방법 또는 물질의
발명은 공간적 형태성을 갖지 아니하여 실용신안의 대상이 아니다.
실용신안권에 기한 침해행위의 금지 등의 청구소송에서도 법원은 원고의 주장, 증명에 따라
침해행위의 금지 등 청구권자, 피고의 침해행위, 피고의 행위가 원고의 실용신안권에 저촉하는지 여부를 심리하여야 하고, 피고의 항변에 대하여도
심리하여야 하는데, 특허권에 기한 침해행위의 금지 등의 청구소송에서 논의한 바 있는 침해행위의 금지 등 청구권자 확정, 피고의 침해행위의 확정,
피고의 행위가 원고의 권리에 저촉하는지 여부에 관한 심리, 피고의 항변에 대한 심리 등의 사항은 특허권과는 발명의 고도성에 있어서만 차이가 있는
실용신안권에 기한 침해행위의 금지 등 청구소송에도 거의 그대로 적용된다 할 것이다.
(2) 실용신안권에 기한 침해소송에서의 유의점
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제11조 (절차의 보정)
제12조 (기초적 요건의 심사 및 출원각하)
위 조항들이 [법률 제7872호, 2006. 3. 3, 전부개정]으로 삭제되었는데, 여전히
'선등록주의'가 유지되는지 의문?
아래 제44조(실용신안등록유지결정등본의 제시)도 삭제되었다.
제46조 (특허법의 준용)는?
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실용신안은 1998년의 법개정(1999. 7. 1.부터 시행)에 의하여 선등록주의로 전환됨에
따라 등록절차상 특허권과 차이가 있다. 먼저, 심사단계에서는 절차적 요건(실용신안법 제11조)과 기초적 요건(위 법 제12조)만을 판단한 후
실용신안을 등록하고, 다른 실체적 요건에 대해서는 실용신안권 설정등록 후 이의신청(위 법 47조)이나 기술평가(위 법 제21조)를 통하여
판단하게 되며, 실체적 요건에 대한 심사 없이 등록된 실용신안권을 행사하기 위해서는 일정한 권리행사 절차를 요한
다.
실용신안권자로 등록된 권리자가 권리를 행사하기 위해서는 기술평가의 청구를 하여 실용신안법
제25조 제2항의 규정에 의한 유지결정의 등본을 제시하여 경고한 후가 아니면 자기의 실용신안권 또는 전용실시권을 행사할 수 없는데(위 법
제44조), 이는 민사상 청구를 하는 경우나 형사고소를 하는 경우 모두 적용된다. 또한, 기술평가 결과 유지결정을 받은 실용신안권에 대하여만
과실추정규정이 적용된다(위 법 제46조). 원고가 변론종결시까지 침해행위자인 피고에 대하여 위 유지결정의 등본을 제시하여 경고하지 아니한 경우
어떤 판결을 선고하여야 하는지에 관하여는 제1장 제2절 2.의 나.에서 설명하였다.
이와 관련하여 침해자의 항변사유인 무효심판청구등록전의 실시에 의한 통상실시권(중용권, 위 법
제26조)의 규정도 특허법과 차이가 있는데, 무효심판청구의 등록 전에 기술평가에 의한 유지결정에 근거하거나 기타 상당한 주의를 하였음에도
불구하고 자기의 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못한 경우에 한하여 중용권을 부여하는데, 원칙적으로는 기술평가에 의한 유지결정
후에야 중용권이 발생한다고 할 수 있을 것이다(즉, 실용신안이 무심사등록된 경우에 그 등록사실만으로는 중용권이 발생하지 않는 점에서 특허법과
차이가 있다. 특허법 제104조 참조).
따라서 실용신안권에 기한 소송에 있어서는 등록원부 등에 의하여 그 등록일자를 확인하여, 위
개정법 이후에 등록된 실용신안에 있어서는 무심사등록 여부, 기술평가청구 여부 등을 심리할 필요가 있다.
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